Firmennamen schützen: braucht es zusätzlich eine Marke?

Firmenrecht und Markenrecht schützen zwei verschiedene Gegenstände

Die Firma ist der Name des Rechtsträgers. Sie beantwortet die Frage, wer der Vertragspartner ist, wer klagt und wer haftet. Die Marke ist ein Kennzeichen für Waren oder Dienstleistungen. Sie beantwortet die Frage, von wem das Angebot stammt. Beide Zeichen können identisch lauten, und in der Wahrnehmung der Kundschaft tun sie das meistens auch. Rechtlich bleiben es zwei getrennte Schutzsysteme mit eigenen Registern, eigenen Prüfmassstäben und eigenen Verbotsrechten.

Aus dieser Trennung folgt die Fehlerquelle, um die es auf dieser Seite geht. Das kantonale Handelsregisteramt prüft eine neue Firma gegen den Bestand eingetragener Firmen. Es prüft sie nicht gegen das Markenregister. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum prüft eine Markenanmeldung auf absolute Ausschlussgründe, aber es prüft von Amtes wegen keine älteren Rechte Dritter. Zwischen den beiden Systemen entsteht so eine Lücke, in die ein Unternehmen fällt, das nur eines von beiden abfragt.

Art. 951 OR: was das Handelsregister tatsächlich prüft

Art. 951 OR lautet: «Die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossenschaften deutlich unterscheiden.» Die Bestimmung in dieser Fassung gilt seit dem 01.07.2016.

Drei Merkmale dieser Prüfung sind entscheidend. Erstens ist der Vergleichsmassstab gesamtschweizerisch: Es genügt nicht, dass die Firma im eigenen Kanton neu ist. Zweitens ist der Vergleichsgegenstand der Bestand eingetragener Firmen, nicht der Bestand eingetragener Marken. Drittens lautet der Massstab «deutlich unterscheiden», was nicht dasselbe ist wie die markenrechtliche Verwechslungsgefahr: Zwei Firmen können sich deutlich unterscheiden und trotzdem im Markt für dieselben Leistungen verwechselt werden.

Praktisch heisst das: Eine erfolgreiche Eintragung im Handelsregister ist ein Nachweis dafür, dass keine ältere Firma entgegensteht. Sie ist kein Nachweis dafür, dass keine ältere Marke entgegensteht, und sie wird von einem Markeninhaber auch nicht als solcher akzeptiert.

Art. 956 OR: das ausschliessliche Gebrauchsrecht und wo es endet

Art. 956 Abs. 1 OR gibt der eingetragenen und publizierten Firma ein ausschliessliches Gebrauchsrecht. Abs. 2 gibt dem Beeinträchtigten die Unterlassungsklage und, bei Verschulden, den Schadenersatzanspruch. Das ist ein echtes Ausschliesslichkeitsrecht und nicht bloss ein Registervermerk.

Sein Gegenstand ist aber der Gebrauch als Firma. Der typische Konfliktfall, den Art. 956 OR erfasst, ist ein Dritter, der unter einer verwechselbaren Firma auftritt. Der Fall, den er nicht zuverlässig erfasst, ist ein Dritter, der anders firmiert und den Namen als Produktbezeichnung, Serienname, App-Titel, Logo oder Domain einsetzt. Dort liegt der Anknüpfungspunkt im Markenrecht oder im Lauterkeitsrecht, nicht im Firmenrecht.

Territorial endet der Schutz an der Landesgrenze. Wer im Ausland auftritt oder dort liefert, hat aus Art. 956 OR nichts in der Hand.

Art. 13 MSchG: was die Marke zusätzlich verbietet

Art. 13 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes (MSchG, SR 232.11) verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu gebrauchen und darüber zu verfügen. Abs. 2 zählt auf, was der Inhaber anderen verbieten kann, und diese Liste ist der eigentliche Unterschied zum Firmenrecht:

• das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;
• unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern;
• unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
• unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen;
• das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.

Der letzte Punkt ist derjenige, der den eingetragenen Firmennamen einholt. Wer unter seiner Firma auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder im geschäftlichen Verkehr auftritt und damit in den Schutzbereich einer älteren Marke gerät, kann zur Unterlassung verpflichtet werden. Der Handelsregistereintrag hilft dagegen nicht.

Art. 3 MSchG: die Verwechslungsgefahr als der schärfere Massstab

Art. 3 Abs. 1 MSchG schliesst Zeichen vom Markenschutz aus, die mit einer älteren Marke identisch sind und für gleiche Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (Bst. a), die identisch sind und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sofern daraus eine Verwechslungsgefahr entsteht (Bst. b), oder die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sofern daraus eine Verwechslungsgefahr entsteht (Bst. c).

Der markenrechtliche Massstab arbeitet also mit Ähnlichkeit und Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen. Das Firmenrecht arbeitet mit «deutlicher Unterscheidung» im Firmenbestand. Zwei Namen, die das Handelsregister passieren lässt, können unter Art. 3 MSchG verwechselbar sein, sobald sie für dasselbe Segment stehen. Genau darum ist eine Markenrecherche in den einschlägigen Klassen keine Formalität, sondern der eigentliche Risikotest. Die Vorgehensweise beschreiben wir unter Markenrecherche Schweiz.

Art. 3 Abs. 1 Bst. d UWG: der dritte Weg und seine Grenzen

Neben Firmen- und Markenrecht steht das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241). Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. d handelt unlauter, «wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen».

Das UWG kann eine Lücke schliessen, wenn weder eine Marke noch eine kollidierende Firma vorliegt, etwa bei einem nicht eingetragenen, aber im Markt eingeführten Zeichen. Der Preis dafür ist die Beweislast: Es braucht ein Wettbewerbsverhältnis, eine konkrete Verwechslungseignung und in der Regel den Nachweis, dass das eigene Zeichen im Verkehr überhaupt eine Kennzeichnungskraft erlangt hat. Ein Registerrecht ersetzt diesen Nachweis, das UWG verlangt ihn.

Firma, Marke und UWG im direkten Vergleich

Art. 12 MSchG: warum die Vorratsmarke keine Lösung ist

Art. 12 Abs. 1 MSchG regelt die Folgen des Nichtgebrauchs. Wird die Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen gebraucht, kann der Inhaber sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser es liegen wichtige Gründe vor.

Der verbreitete Reflex, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorsorglich breit zu fassen, wirkt deshalb gegen den Anmelder. Klassen, in denen die Marke nie gebraucht wird, sind nach fünf Jahren angreifbar, und die Angreifbarkeit betrifft nicht nur die Durchsetzung gegenüber Dritten, sondern auch die Verteidigung im Widerspruchsverfahren. Sinnvoll ist ein Verzeichnis, das die reale und die konkret geplante Tätigkeit abbildet, nicht das gesamte Denkbare.

Wann der Firmenname allein genügt

Es gibt Konstellationen, in denen eine Marke wenig zusätzlichen Nutzen bringt, und sie sind häufiger, als die Standardantwort «immer anmelden» vermuten lässt.

Wenn das Zeichen nie am Markt erscheint. Eine Holdinggesellschaft, eine Zweckgesellschaft für eine einzelne Transaktion oder eine Immobiliengesellschaft, deren Name auf keiner Verpackung, keiner Website und in keiner Werbung als Kennzeichen für ein Angebot steht, hat keinen markenrechtlichen Konfliktbereich. Der Schutz aus Art. 956 OR gegen verwechselbare Firmen ist dann ausreichend.

Wenn der Name beschreibend ist. Ein Zeichen, das die Ware oder Dienstleistung unmittelbar beschreibt, ist als Marke schwer oder nicht eintragbar und im Konfliktfall schwach. Wer «Zürcher Treuhand» heisst, erhält daraus keine Ausschliesslichkeit für den Begriffsinhalt, weder über die Firma noch über die Marke. In solchen Fällen liegt der Hebel in einem unterscheidungskräftigen Zusatzzeichen, nicht in der Anmeldung des beschreibenden Namens.

Wenn ein Namenswechsel ohnehin bevorsteht. Vor einer Umfirmierung, einer Rebranding-Entscheidung oder einer Transaktion, in der der Käufer den Namen ersetzen wird, ist die Anmeldung des alten Zeichens verlorener Aufwand. Dann wird zuerst der neue Name recherchiert und danach angemeldet.

Die Reihenfolge, die Umfirmierungen verhindert

Die teuren Fälle folgen fast immer demselben Ablauf: Name gewählt, Gesellschaft gegründet, Domain gekauft, Logo entwickelt, Marktauftritt aufgebaut, und erst dann meldet sich ein Markeninhaber. Zu diesem Zeitpunkt sind Firmenname, Domain, Beschriftung, Drucksachen, Verpackungen und die Auffindbarkeit im Netz betroffen, und die Verhandlungsposition ist denkbar schlecht.

Die Reihenfolge, die das verhindert, ist unspektakulär. Erstens eine Firmenrecherche gegen den gesamtschweizerischen Firmenbestand. Zweitens eine Markenrecherche in den Klassen, die der geplanten Tätigkeit entsprechen, für die Schweiz und für die Märkte, in die geliefert werden soll. Drittens die Prüfung der Domain- und Social-Handles. Erst danach die Handelsregistereintragung und, wo die Marke gebraucht wird, die Markenanmeldung beim IGE. Kommt es später doch zu einem Konflikt, richtet sich das weitere Vorgehen nach den Instrumenten, die wir unter Markenschutz durchsetzen beschreiben.

Firmenrecherche, Markenrecherche, Anmeldung beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum und die Durchsetzung gegenüber Dritten gehören zum Markenschutz von Goldblum und Partner AG mit Büros in Zürich und Zug.